핵심 요약
특허 거절결정이 확정된 발명이라도 다시 출원하는 것 자체가 금지되지는 않습니다.
다만 이전 출원이 출원공개되었다면 그 공개공보가 선행기술이 되어, 동일한 발명으로는 신규성(특허법 제29조 제1항)을 인정받기 어렵습니다. 본인이 출원해 공개된 문헌이라도 예외가 아니며, 공지예외 주장(특허법 제30조) 역시 출원공개·등록공고에는 적용되지 않습니다.
따라서 실무상 해법은 기존 발명에 새로운 구성을 추가하거나 변경해 진보성(특허법 제29조 제2항)을 확보한 개량발명으로 새로 출원하는 것입니다.
거절결정 확정이란 무엇인가
거절결정 확정은 심사관의 거절결정에 대해 기간 내에 불복하지 않아 그 결정이 더 이상 다툴 수 없게 굳어진 상태를 말합니다.
거절결정등본을 송달받은 출원인은 재심사 청구 또는 거절결정불복심판 청구를 선택할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 사건은 종결되고, 분할출원이나 국내우선권주장 같은 후속 절차도 함께 닫힙니다.
중요한 점은 사건의 종결과 발명의 특허 가능성 소멸이 같지 않다는 것입니다. 실무에서 문제가 되는 것은 종결 자체가 아니라, 그 과정에서 발명 내용이 공개되었는지 여부입니다.
왜 동일한 발명으로는 다시 등록받기 어려운가
- 선출원주의는 장애가 되지 않습니다
동일한 발명에 두 건 이상의 출원이 있을 때 먼저 출원한 자만 특허를 받는다는 선출원주의(특허법 제36조)는, 거절결정이 확정된 출원을 처음부터 없었던 출원으로 취급합니다. 확대된 선출원(특허법 제29조 제3항) 역시 발명자나 출원인이 동일한 경우에는 적용되지 않습니다.
즉, 자기 자신의 종결된 선출원 때문에 선원 규정으로 거절되는 일은 발생하지 않습니다.
- 진짜 장벽은 신규성입니다
문제는 공개입니다. 특허출원은 출원일(우선일)로부터 1년 6개월이 지나면 출원공개됩니다(특허법 제64조). 공개공보가 발행되는 순간 그 내용은 누구나 열람할 수 있는 간행물이 되고, 이후 출원에 대해서는 특허법 제29조 제1항 제2호의 선행기술로 인용됩니다.
이 규정은 문헌을 누가 만들었는지 묻지 않습니다. 본인이 출원해 공개된 문헌이라도 후출원의 신규성을 부정하는 근거가 됩니다.
- 공지예외 주장으로는 해결되지 않습니다
특허법 제30조는 권리자 본인의 행위로 발명이 공개된 경우, 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면 신규성 상실의 예외를 인정합니다. 다만 같은 조 단서는 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 예외 대상에서 제외하고 있습니다.
학회 발표나 전시회 출품과 달리, 특허청 공보에 의한 공개는 이 구제 수단을 쓸 수 없습니다.
상황별 판단 기준
| 이전 출원의 상태 | 동일 발명 재출원 | 실무상 대응 방향 |
| 출원공개 후 거절결정 확정 | 신규성 부정 가능성이 높음 | 구성 추가·변경을 통한 개량발명 출원 |
| 등록공고 후 무효·소멸 | 신규성 부정 가능성이 높음 | 개량발명 출원 또는 회피 설계 검토 |
| 공개 전 취하·포기로 종결 | 공개공보가 없어 재출원 검토 여지 있음 | 다른 공개 사실(제품 출시·홍보 등)이 없는지 확인 |
| 거절결정등본 송달 후 기간 내 | 재심사·불복심판·분할출원 검토 가능 | 기존 사건 안에서 대응하는 편이 유리 |
기한이 남아 있다면 새 출원보다 기존 사건에서 다투는 편이 대체로 유리합니다. 기존 출원일을 유지할 수 있기 때문입니다. 기한이 이미 지났다면 선택지는 개량발명 출원으로 좁혀집니다.
개량발명 출원에서 진보성을 확보하는 실무 포인트
- 추가 구성은 문제 해결과 연결되어야 합니다
진보성 판단은 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있었는지를 봅니다. 단순한 수치 한정, 재질 치환, 형상 변경은 설계 변경으로 취급되기 쉽습니다.
반면 이전 발명을 실제로 구현하는 과정에서 드러난 결함을 해결하려고 도입한 구성은, 그 문제 인식 자체가 선행기술에 없었다는 점에서 설득력을 갖습니다.
- 효과의 차이를 기록으로 남깁니다
명세서에 추가 구성의 효과가 정성적으로만 적혀 있으면 의견서 단계에서 활용할 근거가 부족해집니다. 비교 실험 데이터, 개선 전후 수치, 불량률 변화 같은 자료는 출원 전에 확보해 두시는 편이 좋습니다.
- 이전 사건의 거절이유를 먼저 읽습니다
심사관이 어떤 문헌을 어떤 논리로 인용했는지가 보강 방향을 결정합니다. 인용문헌이 하나였는지 둘 이상의 조합이었는지 확인하면 무엇을 더해야 하는지가 구체적으로 드러납니다.
- 청구범위를 처음부터 다시 설계합니다
이전 청구항을 그대로 두고 종속항만 하나 붙이는 방식은 권리범위와 심사 대응 모두에서 불리하게 작용하기 쉽습니다. 추가된 구성을 독립항의 핵심으로 재구성하는 편이 낫습니다.
자주 묻는 질문
Q1. 거절결정이 확정된 발명을 다시 출원하는 것 자체가 위법인가요?
아닙니다. 동일한 발명의 재출원을 금지하는 규정은 없습니다. 다만 이전 출원이 공개되었다면 그 공보가 선행기술이 되어 신규성 요건에서 거절될 가능성이 높다는 점이 실질적인 제약입니다.
Q2. 제가 낸 출원인데도 제 발목을 잡나요?
그렇습니다. 특허법 제29조 제1항은 공개된 문헌의 작성 주체를 구분하지 않습니다. 확대된 선출원 규정에는 동일 발명자·출원인 예외가 있으나, 신규성 규정에는 그런 예외가 없습니다.
Q3. 공지예외 주장을 하면 되지 않나요?
특허청 공보에 의한 출원공개나 등록공고는 특허법 제30조의 예외 대상에서 제외됩니다. 제품 출시나 학회 발표 등 다른 형태의 공개라면 12개월 이내 출원을 조건으로 검토할 수 있습니다.
Q4. 이전 출원이 공개되기 전에 취하했다면 어떻게 되나요?
공개공보가 발행되지 않았다면 그 출원 자체는 선행기술로 인용되지 않습니다. 다만 제품 판매, 홈페이지 게시, 크라우드펀딩 등 다른 경로로 공개된 사실이 있는지 별도로 확인해야 합니다.
Q5. 어느 정도를 추가해야 진보성이 인정되나요?
일률적인 기준은 없습니다. 이전 발명과의 차이가 새로운 과제를 해결하고 그로부터 예측하기 어려운 효과가 나오는지가 관건이며, 인용문헌의 구체적 내용과 대비해 판단해야 합니다.
마치며
거절로 끝난 출원이 있다고 해서 그 기술의 권리화가 영구히 불가능해지는 것은 아닙니다. 판단의 출발점은 이전 출원의 공개 여부와 거절이유의 내용이며, 이는 출원번호만 있으면 확인할 수 있습니다.
자하특허법률사무소는 종결된 선행 사건의 기록을 검토한 뒤, 어떤 구성을 어떻게 보강해야 새 출원이 의미를 갖는지 함께 정리해 드리고 있습니다. 이전 출원 때문에 진행을 미루고 계신다면 언제든 문의해 주시기 바랍니다.
상담 문의: 02-538-0701 / jahaip.co.kr
자하특허법률사무소 대표 변리사 이영훈
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